2021年9月28日に開催した、第3回目となる「カーブアウトベンチャー研究会」。今回は弁護士法人内田・鮫島事務所パートナー弁護士の栁下先生をお呼びし、カーブアウトの成功確率を上げるための方法論についてお話いただきました。

登壇者

弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士

栁下 彰彦 氏

1994年慶應義塾大学院理工学研究科物質科学専攻博士前期課程修了後、三菱化学株式会社入社、エンジニアとして電子写真感光体の研究開発に従事した後に、社内弁理士として同社知的財産部にて出願・渉外実務に従事。2006年から万緑国際特許事務所にて弁理士として稼働しつつ2009年03月桐蔭法科大学院夜間社会人コース卒業。2009年09月司法試験合格／11月 司法研修所入所（新63期）。2010年12月弁護士登録。2011年1月内田・鮫島法律事務所（現・弁護士法人内田・鮫島法律事務所）入所。2016年より同事務所パートナー。

カーブアウトの成功確率を上げる方法論

カーブアウト時に親元企業との契約で注意すべきポイント

栁下：前編では、カーブアウト「後」の契約相手（例えば、製造・販売のインフラを有している大企業）とコラボするうえで気を付けるべきポイントについてお話しました。後編では、カーブアウト「時」に、親元企業のリソースを利用する際の契約で注意すべき点についてお話します。なお、前編でお話したとおり、ここでは「カーブアウト」を「親元企業に所属する技術者が親元企業と友好な関係を築いたまま、親元企業の “リソースを利用して”、外部資源も取り込んで起業をすること」と定義します。

“リソースの利用”における「リソース」とは、以下を指します。

• 特許取得された発明・ノウハウなどの知的財産
• 技術者が親元企業所属中に得た知見・知識

そして、“リソースの利用”における「利用」とは、上記2点それぞれを以下のように利用することをいいます。

• 譲渡やサブライセンス権付きのライセンス許諾を受けて利用
• 上記以外のものは自由に利用できるようにする

もっとも、「利用」に関しては、カーブアウト「時」に親元企業の承諾を得る必要がありますので、知的財産の譲渡や利用に関する契約を締結することが必要となり、そのための契約交渉が行われます。

ところが、この契約交渉がなかなかスムースに進まず、親元企業がすっきりと“子離れ”してくれないケースがあります。例えば、親元企業が持つ特許権をカーブアウトベンチャーに譲渡するにあたり、ベンチャー側が払えないような高額な金額を請求され、ベンチャー側はライセンスを選択せざるを得ない、という状況になることがあります。

では、この契約交渉において、ベンチャー側はどのような点に留意したらよいのでしょうか？以下では、知的財産として特許権を例にとり、契約交渉の論点を整理してついて説明します。

知的財産の利用における留意点

親元企業の特許権を利用する方法（契約交渉の論点）は以下のA～Dに整理できます。

A. 特許権を譲渡してもらう。

まず、ベストな利用形態として「特許権の譲渡」があります。親元企業からすっきりと独立でき、カーブアウトベンチャーの自社財産となり、自己実施や第三者許諾も自由にできる点がメリットです。デメリットは、譲渡代金が高額になりがちな点です。

親元企業から高額な譲渡代金を求められて自己資金でこれを賄いきれない場合、カーブアウトベンチャーは、事業化資金としてVC等から投資を受けたリスクマネーを特許権の買取に使わなければいけません。買取額が高額で、リスクマネーの利用がカーブアウトベンチャーのスタート直後の活動に影響を及ぼしてしまうような場合、ベンチャー側は、カーブアウト時は特許権の譲渡を断念するという割り切った選択をしてもよいかと思います。その上で、B～Dのライセンス形態を選択し、一定条件を達成したら特許権を譲渡してもらうという交渉を行ってはどうかと思います。例えば「支払いが◯千万円に達した時点で譲渡をしてください」という条件を入れるような交渉をベンチャー側からするという対策です。

B. サブライセンス付きの専用実施権のライセンスを受ける。

専用実施権は、特許権と似た権利で、特許権を侵害する第三者に対して差止請求ができるという強力な効力を持っています。ところが、専用実施権が特許権に類似する権利であるためにプレミアライセンスとなり、高額なライセンス料を親元企業から要求され、Aの場合と同様に払いきれないケースがあります。
この場合は、高額なライセンス料を成功報酬型として後から払わせてもらうように交渉を試み、それがかなわないときは、交渉を次のCに移します。

C. サブライセンス付きの独占的通常実施権のライセンスを受ける。

独占的通常実施権は、差止請求はできないとされており、専用実施権のような効力は持ちません。しかし、“独占的”なライセンスとなるので、親元企業が他社にライセンスできないというメリットがあります。
カーブアウト時に特許権の利用のために支払える資金が限られている中では、個人的には、このCが現実的な選択ではないかと考えております。
しかし、こちらも専用実施権程ではありませんが、中級プレミアのライセンスとはなるので、親元企業の考え方にもよりますが、高額なライセンス料を要求されるケースはあります。この場合はこちらも成功報酬型（後払い）になるように契約の交渉をするか、それがかなわないときは、交渉を次のDに移します。

D. サブライセンス付きの非独占的通常実施権のライセンスを受ける。

非独占的通常実施権は“単に利用させてもらう”というものなので、メリットは、ライセンス料を低額にする交渉がしやすい点です。しかし、独占的ではないため、親元企業が他社にライセンスするリスクがあります。また、当然ながら、第三者の行為を差し止めることもできません。
カーブアウト時にこのライセンス形態を選択する場合も、一定の条件を達成したときには独占ライセンスに切り替えてもらうよう、グレードアップできる条件を契約書に入れていくように交渉していく必要があります。

総じて重要な視点は、「サブライセンス権付き」をマスト（must）条件にすることです。なぜなら、ベンチャー企業のビジネスモデル上、外部への製造委託やパートナー企業とのオープンイノベーションが当然予定されているため、パートナー企業等の第三者に対してサブライセンスを出せるようにしておかなければならないからです。

もう1つ利用に関する留意点として、ベンチャーが、カーブアウト後に親元企業からライセンスを受けた特許を改良して生み出した改良発明を「全部」又は「一部」譲渡するように親元企業から交渉されることがあります。これは断固拒否するべきだと私は思います。

なぜなら、カーブアウトベンチャーが事業化を目指す技術は、親元企業は自ら事業化しないと決めたものであるため、事業化しない技術をこちらが譲渡する論理的な根拠がないからです。もし譲渡してしまうと、カーブアウトベンチャーがM&AやIPO、またはコラボなどをする際に、常に障害になります。そのため、改良発明の譲渡は拒否するべきと考えています。

拒否する際の代替案として、ベンチャー側の改良発明を親元企業に対して非独占でライセンスバックをすることを受け入れる選択があります。
もう1つの代替案は、改良発明の定義を明確にする（狭くする）ことで、特許を受ける権利の「全部譲渡」は避け、「一部譲渡」で交渉決着を目指すという選択があります。これが、カーブアウトベンチャーが目指すべき最低ラインですが、できれば、拒否又は非独占のライセンスバックでの決着を目指して交渉をしてください。

技術者が親元企業所属中に得た知見・知識の利用における留意点

技術者としてはそれらをフル活用したいですが、親元企業としては、秘密は保持してほしいし、好き勝手使用してほしくないと思い、利害対立が生じる場合があります。

会社員時代の知見・知識は、改良発明や独自発明の下地となるもので、カーブアウトベンチャーにおける技術屋としてのベースを作る部分となります。そのため、自由利用がやはりベストですが、それが却下された場合は、ベンチャーの事業目的の範囲内で自由利用する、という代替案があります。

そのほかの留意点

カーブアウトベンチャーはEXIT（M&AかIPO）することを考える必要があります。そのため、そのEXITを制限するような条項は親元企業との契約に含めてはいけません。例えば、CoC（Change of Control）や、契約上の地位や権利義務の移転の制限などです。

まずCoCについてお話しします。CoCとは、会社分割、株式譲渡等のM&Aによって会社の支配権が移転した場合に、契約の内容に何らかの制限が生じる、契約解除の事由になる、ような条項のことを指します。

例えば、親元企業がカーブアウトベンチャーとの契約を解除できる理由の一つとして「（ベンチャー側の）株主構成、役員の変動などにより、会社の実質的支配関係が変化し、従前の会社との同一性が失われた場合」という表記があった場合、この条項は削除してもらうように交渉してください。

なぜなら、これがあると、親元企業とライセンス契約をしたものの、カーブアウトベンチャーがM&Aをするために株主構成や役員が変動をすると、親元企業がライセンス契約を解除することができてしまいます。

すると、M&Aを考えている相手先から「我々が買い取ったら、CoC条項で親元企業からのライセンス契約がなくなっちゃうリスクがあるから、怖くて買えません」と言われてしまい、EXITの成功確率が下がります。

次に、契約上の地位譲渡についてお話しします。「契約の地位を第三者に承継させるときは、相手方の事前承諾が必要になる」という条項が契約の中に入っていることは一般的です。しかし、この条項があると、吸収合併などでカーブアウトベンチャーが第三者に買収されるケースにおいては、買収の実行前に親元企業の承諾を得る必要があります。親元企業が買収に反対すると、当然ながらEXITは成功しません。
そこで、常に相手方の承諾を得なければ譲渡できないという条項での締結は避け、一定の事由（M&A）においては自由に契約上の地位を譲渡できるようにただし書きを追記する必要があります。

まとめ

こちらで以上となります。前編では、カーブアウト後のスムーズな外部連携のために知っておきたい知財・契約のポイントについてお話ししていますので、ぜひご覧ください。私はチャレンジする方を常に応援しておりますので、何かお悩みがあれば気軽にお声がけください。

最後に

渥美：栁下先生、ありがとうございました。Beyond Next Venturesではこれまで7社のカーブアウトベンチャーの育成・支援実績がございます。デンソー発のOPE×PARK（オペパーク）、エーザイ発のアークメディスン、東芝発のサイトロニクスなど、会社設立前から関わってきました。カーブアウトに向けたコンサルティングも実施しておりますので、カーブアウトに興味がある企業内研究者の皆様、新規事業推進ご担当の皆様は下記までお問い合わせください。

＊前編はこちら：カーブアウトベンチャーの成功確率を上げる方法論（前編）～カーブアウト後に契約相手と協業するうえで気を付けるべきポイント～